H工廠最近遇到了一件煩心事，其注冊了一款產(chǎn)品的外觀專利，也得到了證書。但不久之后，就收到了外國公司委托律所發(fā)來的律師函，說這款產(chǎn)品侵權(quán)——這個(gè)外國公司也針對這款產(chǎn)品申請了外觀專利，且先于這個(gè)工廠。

　　那么問題來了：兩個(gè)證書都是國家專利局出具的，H工廠應(yīng)該如何應(yīng)對呢?

　　什么是外觀設(shè)計(jì)專利

　　首先我們要了解的，何為外觀設(shè)計(jì)專利。通常來講，專利申請有三種，發(fā)明、實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)專利。有些國家只有發(fā)明和實(shí)用新型專利，例如，英國沒有外觀設(shè)計(jì)專利的規(guī)定，如果申請人提出外觀設(shè)計(jì)專利申請，英國會將其放在商標(biāo)中進(jìn)行申請。

　　在這三種專利中，外觀設(shè)計(jì)專利的申請流程和步驟是最簡單的，只需要進(jìn)行初步審查即可獲得授權(quán)，期限一般會控制在6-8個(gè)月，費(fèi)用包含三部分：外觀設(shè)計(jì)專利申請費(fèi)用、外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)登記費(fèi)及當(dāng)年年費(fèi)。

　　專利法所定義的外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。在中國，外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限為十年，自申請之日算起。

　　外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。

　　根據(jù)司法解釋，外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，包含相同產(chǎn)品或者相似產(chǎn)品。舉一個(gè)簡單的例子，使用權(quán)利人用于文具上的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行建筑物設(shè)計(jì)一般不構(gòu)成侵權(quán)，因?yàn)槲木弋a(chǎn)品與建筑物是不同也不相近的產(chǎn)品。

　　根據(jù)上述表述，外觀設(shè)計(jì)必須是以產(chǎn)品為載體。外觀設(shè)計(jì)是產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，其載體應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)品。所以不能重復(fù)生產(chǎn)的手工藝品、農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、自然物等就不能作為外觀設(shè)計(jì)的載體。

　　換句話來講，外觀設(shè)計(jì)專利不但要求相同產(chǎn)品或者相近產(chǎn)品，還要求其具有實(shí)用性，不能復(fù)制或者不能再現(xiàn)的產(chǎn)品當(dāng)然就不能申請專利，同時(shí)，如果他人使用了專利權(quán)人的外觀設(shè)計(jì)制造了一款產(chǎn)品，如果這款產(chǎn)品不具有再生產(chǎn)或者再復(fù)制的可能性，則該項(xiàng)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。

　　專利的地域性和優(yōu)先權(quán)

　　專利具有地域性，因?yàn)閷＠麢?quán)是一種無形資產(chǎn)，其權(quán)利的來源與傳統(tǒng)的物權(quán)有所區(qū)別，其權(quán)利來源于法定。

　　外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的獲取是根據(jù)一國的法律規(guī)定，當(dāng)事【本站網(wǎng)址：https://www.www.zgwsc88.cn】人申請并獲得法律授權(quán)后才享有。因此會受到當(dāng)事國法律的保護(hù)，但是由于法律的地域性，根據(jù)法律獲得的專利權(quán)也就受到地域性的限制，專利只在獲得授權(quán)的國家獲得保護(hù)，超過了一國法律的管轄范圍，也就不再獲得保護(hù)。例如鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的美國醫(yī)藥，雖然在美國可以獲得很好的保護(hù)，但是在印度由于專利不保護(hù)醫(yī)藥專利，印度公司就可以在不用支付專利許可費(fèi)的前提下，進(jìn)行醫(yī)藥生產(chǎn)，從而使得印度醫(yī)藥在國際貿(mào)易中，占有相當(dāng)優(yōu)勢。

　　同時(shí)，為了適應(yīng)新的發(fā)展，使得專利在不同國家能夠獲得保護(hù)，國與國之間開始簽訂條約來方便各個(gè)國家專利權(quán)人的申請，于是有了不同類型的專利合作，其中最著名的是《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty)，即我們通常講的PCT。

　　申請國際專利，可以主張優(yōu)先權(quán)。根據(jù)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，申請人就相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者就相同主題的外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國提出申請的，依照該國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。這種優(yōu)先權(quán)稱為外國優(yōu)先權(quán)。

　　同時(shí)，根據(jù)專利法第二十九條第一款的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利申請的優(yōu)先權(quán)要求僅限于外國優(yōu)先權(quán)，即申請人自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國就相同的主題提出外觀設(shè)計(jì)專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

　　案例分析

　　本案中，同一款外觀設(shè)計(jì)專利獲得兩個(gè)證書，首先H工廠應(yīng)停止生產(chǎn)，防止侵權(quán)或者損失的擴(kuò)大，然后進(jìn)行專利審查。

　　外國公司的外觀設(shè)計(jì)專利早于工廠，有兩種可能：一種是外國公司向中國政府申請了外觀設(shè)計(jì)專利的優(yōu)先權(quán)，因此，其專利計(jì)算期限以其優(yōu)先權(quán)進(jìn)行計(jì)算，這樣工廠根據(jù)法律的規(guī)定不能獲得外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，其應(yīng)該停止生產(chǎn)，但是在知道或應(yīng)當(dāng)知道專利侵權(quán)之前生產(chǎn)的，基于善意，不構(gòu)成侵權(quán)，而且可以繼續(xù)賣掉，在收到律師函后則不能繼續(xù)生產(chǎn);另一種是這兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利都獲得授權(quán)，但因?yàn)楫a(chǎn)品不同，因此工廠可以繼續(xù)生產(chǎn)。

　　如果產(chǎn)品相同，根據(jù)法律規(guī)定及司法實(shí)踐，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。工廠可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局或者法院提出申請，主張優(yōu)先權(quán)，要求在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該外觀設(shè)計(jì);如果無法實(shí)現(xiàn)，可以進(jìn)行專利談判，工廠與外國公司進(jìn)行談判，在低專利許可費(fèi)或者無專利許可費(fèi)的指導(dǎo)下進(jìn)行談判，談判之前要對外國公司進(jìn)行徹底了解，首先分析其是否為專利流氓，如果為專利流氓，則不可能為了一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利而承擔(dān)十年的年費(fèi)，在進(jìn)行談判時(shí)，專利許可費(fèi)以專利年費(fèi)為指導(dǎo)，專利流氓的目的就是為了獲得專利許可費(fèi)，只要給其想得到的部分即可。

　　如果外國公司并不具備在中國生產(chǎn)的能力，那么其專利申請也只是為了搶占中國市場，此時(shí)，對方因?yàn)樽陨砟芰Σ蛔悖M(jìn)行許可是其目的，那么雙方有共同的目的，則專利許可協(xié)議比較容易達(dá)成，專利許可有三種，分別是獨(dú)占、排他、普通許可，權(quán)利依次減弱，對應(yīng)的許可費(fèi)也逐漸降低，工廠可以根據(jù)自己的情況選擇許可的類型。專利許可協(xié)議達(dá)成之后，注意進(jìn)行備案。

　　如果雙方無法協(xié)議，工廠可以向?qū)＠麖?fù)審委員會提出外觀設(shè)計(jì)專利無效申請，以外國公司在專利申請前，相關(guān)的文獻(xiàn)或者資料已經(jīng)公開該外觀設(shè)計(jì)，該外觀設(shè)計(jì)因此不符合法律的要求，是現(xiàn)有技術(shù)方案，從而無效掉其外觀設(shè)計(jì)專利，進(jìn)而打破外國公司的壟斷，進(jìn)行市場生產(chǎn)。(文_北京尚公律師事務(wù)所上海分所)